Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 309784723900462) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2016 (судья Кузнецов М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 (судьи Лущаев С.В., Горбачева О.В., Загараева Л.П.) по делу N А56-58258/2016

по иску индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича

к обществу с ограниченной ответственностью "АСКО" (ул. Оранжерейная, 63, пом. 2Н, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196608, ОГРН 1089847029590)

о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие:

Кракович Арсений Геннадьевич (лично), от него также представители Варламов А.Г. и Новосельцев О.В. (по доверенности от 29.10.2015);

представитель общества с ограниченной ответственностью "АСКО" Суслина А.А. (по доверенности от 04.10.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Кракович Арсений Геннадьевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АСКО" (далее - ответчик) о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без согласия правообладателя и взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что судами первой и апелляционной инстанций не исследован вопрос о сходстве до степени смешения принадлежащего ему товарного знака и спорного обозначения, размещенного на интернет-сайте ответчика. По мнению заявителя кассационной жалобы, суды ошибочно посчитали размещенное на сайте ответчика обозначение фирменным наименованием последнего, в то время как это обозначение не содержит указания на организационно-правовую форму, исполнено в оригинальной графической манере, подражающей товарному знаку истца. Обращает внимание на то, что в исковом заявлении он заявлял требование запретить ответчику использование товарного знака, а не сходного с ним словесного элемента фирменного наименования.

Также истец ссылается на то, что суды не устанавливали факт использования ответчиком спорного обозначения в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, истец ссылается на немотивированный вывод судов о наличии у ответчика права на коммерческое обозначение "АСКО" при отсутствии исследования судами обстоятельств его возникновения - наличия различительной способности и известности на определенной территории.

В судебном заседании суда кассационной инстанции Кракович А.Г. и его представители доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, сославшись на несостоятельность ее доводов.

Судом отказано в приобщении к материалам дела отзыва ответчика на кассационную жалобу, поступившего в суд 15.05.2017, т.е. за один день до судебного заседания, ввиду нарушения им установленных статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, касающихся обеспечения возможности ознакомления с отзывом лиц, участвующих в деле, до судебного заседания. При этом судом принято во внимание, что отзыв на кассационную жалобу направлен ответчиком истцу 12.05.2017 (в пятницу), т.е. за два рабочих дня до судебного заседания, что не может быть признано заблаговременным.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "АСКО" по свидетельству Российской Федерации N 537781, зарегистрированного Роспатентом 24.03.2015 с приоритетом от 26.07.2013 в отношении товаров и услуг 06, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34-го классов МКТУ. Товарный знак истца представляет собой словесное обозначение "АСКО", выполненное заглавными буквами русского алфавита с использованием оригинального шрифта.

В августе 2015 года истцом был установлен факт использования обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком, путем размещения этого обозначения на интернет-сайте "http://asko-spb.ru", принадлежащем ответчику.

Полагая, что действия ответчика являются нарушением исключительного права на товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с требованием о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без его согласия и взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что на указанном интернет-сайте ответчик использует свое фирменное наименование, дата возникновения права на которое (28.01.2008) является более ранней, чем дата приоритета товарного знака, в связи с чем не признал действия ответчика нарушением исключительного права истца на товарный знак.

Кроме того, суды указали на использование ответчиком обозначения "АСКО" в качестве принадлежащего ему коммерческого обозначения.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривающий дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 Кодекса).

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу N СИП-211/2016 сформулирована правовая позиция, согласно которой размещение обозначения, содержащего указание на организационно-правовую форму, является использованием фирменного наименования, а не использованием товарного знака.

Приходя к выводу о том, что ответчик использует на сайте свое фирменное наименование, суды не приняли во внимание, что обозначение "АСКО" используется ответчиком без указания на организационно-правовую форму, т.е. не в качестве фирменного наименования, использование которого имело бы целью индивидуализацию ответчика как юридического лица.

С учетом этого судам надлежало установить обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, для установления правомерности либо противоправности использования спорного обозначения ответчиком - наличие сходства с товарным знаком; использование обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; возникновение вероятности смешения в результате использования обозначения.

Между тем данные обстоятельства судами не устанавливались.

Также не могут быть признаны соответствующими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам выводы судов о наличии у ответчика права на коммерческое обозначение "АСКО".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий - наличия предприятия, достаточных различительных признаков обозначения, а также его известности на определенной территории.

Данные обстоятельства судами также не исследовались.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам могли привести к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, правомерно ли использовалось ответчиком обозначение "АСКО", с учетом положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, а также норм, регулирующих правовой режим коммерческих обозначений; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Оснований для направления дела на новое рассмотрение в ином составе судей, о чем истец просит в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам не усматривает.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2016 по делу N А56-58258/2016 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.