Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Акцент" (ул. Самойловой, д. 5, лит Ж, Санкт-Петербург ОГРН 1089848038136) к открытому акционерному обществу "ГАММА" (ул. Семеновская, д. 5, Москва, 107023, ОГРН 1027739010848) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289612.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители: от общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Акцент" - Малахов Б.А., Ходаков И.Д. (доверенность от 03.06.2016 N 87); от открытого акционерного общества "ГАММА" - Грибков С.А. (доверенность от 07.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Акцент" (далее - общество "Группа компаний "Акцент") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к открытому акционерному обществу "ГАММА" (далее - общество "ГАММА") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ЗОЛУШКА" по свидетельству Российской Федерации N 289612 в отношении товаров "бумага пергаментная; бумага упаковочная; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; салфетки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; листы целлофановые для упаковки" 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трёх лет, предшествующих подаче настоящего искового заявления.

При принятии иска к производству на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До рассмотрения спора по существу от Роспатента поступил отзыв, в котором он сообщил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, в связи с чем, ссылаясь на часть 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит о рассмотрении дела без участия своего представителя.

В порядке, предусмотренном статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в иске, просили удовлетворить заявленное требование в полном объеме.

В свою очередь, представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований с указанием на отсутствие у истца легитимной заинтересованности в использовании спорного обозначения для товаров, относящихся к 16-му классу МКТУ, в то время как его доверитель является крупнейшим в России и странах СНГ производителем художественных материалов и материалов для творчества.

Как следует из материалов дела и лицами, участвующими в нем, не оспаривается, словесное обозначение "ЗОЛУШКА" по заявке N 2002735171 с датой приоритета от 31.12.2002 зарегистрировано Роспатентом 26.05.2005 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289612 на имя общества "Гамма", в том числе, в отношении следующих товаров 16-го класса МКТУ: "бумага пергаментная; бумага упаковочная; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; салфетки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; листы целлофановые для упаковки".

Общество "Группа компаний "Акцент" свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность по производству упаковок хозяйственных товаров, организации розничной торговли хозяйственными товарами, изделиями из поролона и полиэтилена, организации оптовой торговли непродовольственными товарами.

Общество "Группа компаний "Акцент" также ссылается на то, что оно подало в Роспатент ряд заявок (от 23.05.2011 N 2011715995; от 02.07.2014 N 2014721912; выделенная заявка N 2016709120) на регистрацию знака обслуживания со словесным элементом "ЗОЛУШКА" для товаров 16-го класса МКТУ, по которым Роспатентом вынесены решения об отказе в регистрации товарных знаков, в том числе по основанию наличия зарегистрированного товарного знака ответчика.

Указанные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствуют о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду подготовки к осуществлению деятельности с использованием обозначения "ЗОЛУШКА".

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В качестве правового обоснования заинтересованности истцом представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заявка на регистрацию товарного знака N 2011715995; уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке от 24.02.2012 N 2011715995; решение о регистрации по заявке от 2.04.2012 N 2011715995; заявка на регистрацию товарного знака N 2014721912; уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке от 24.09.2015 N 2014721912; заявка на регистрацию товарного знака N 2016709120; информация с сайта ФНС России в отношении Заявителя по состоянию на 7.10.2016; Устав Заявителя от 30.11.2009; нотариальный протокол осмотр веб-сайта Истца от 18.05.2015; распечатки о продукции Золушка с сайта истца http://accentdom.ru/; договор поставки от 25.02.2013 N 396/5; товарная накладная от 17.04.2015 N 5578; платежное поручение от 20.05.2015 N 353; каталог продукции за 2014; договор поставки N 9/2 от 17.01.2014; товарная накладная N 7608 от 21.05.2014; платежное поручение N 204 от 03.06.2014; договор поставки N 384/2 от 14.01.2013; товарная накладная N 2345 от 19.02.2014; платежное поручение N 93 от 25.03.2014; договор поставки N 227/р от 26.01.2015; товарная накладная N 6145 от 29.04.2015; приходный кассовый ордер N 709 от 04.06.2015; декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.СП28.В.01551 от 20.02.2016, N RU Д-RU.СП28.В.02074, N RU Д-RU.СП28.В.02075 от 23.03.2016, N RU Д-RU.СП28.В.03318 от 30.05.2016, N RU Д-RU.СП28.В.02529 от 19.04.2016.

Судом обращено внимание на то обстоятельство, что указанные документы в установленном законом порядке ответчиком не оспорены, равно как и вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения по заявке от 24.09.2015 N 2014721912 и спорного товарного знака, а также об однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

Суд учитывает, что из совокупности представленных в материалы дела документов следует и ответчиком не оспорено, что истец в рамках своей хозяйственной деятельности фактически осуществляет использование комбинированного обозначения со словесным элементом "Золушка", в том числе в отношении товаров, указанных в иске, путем введения их в гражданский оборот.

Таким образом, суд, оценивая представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что истец как производитель товаров "мешки для мусора, фольга для запекания, упаковочная пленка, салфетки", относящихся к товарам 16-го класса МКТУ является заинтересованным лицом в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении заявленных товаров.

При этом суд учитывает, что согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая Классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Аналогичная правовая позиция выработана в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Из материалов дела следует, что истец является производителем таких товаров, как бумага для выпечки, мешки для мусора, фольга для запекания, упаковочная пленка, салфетки целлюлозные.

Сравнение перечней товаров, производимых и реализуемых истцом, и товаров, в отношении которых истец просит прекратить их правовую охрану, с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с этим указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При сравнении оспариваемого товарного знака ответчика и комбинированного обозначения, заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака, суд приходит к выводу о высокой степени сходства названных обозначений.

Учитывая изложенное и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, а также принимая во внимание правовую позицию, выработанную Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 16 класса МКТУ: "бумага пергаментная; бумага упаковочная; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; салфетки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; листы целлофановые для упаковки", поскольку фактически участвует в организации деятельности, связанной с производством и оборотом продукции, однородной товарам 16-го класса МКТУ, а также осуществил приготовления для организации своей деятельности на территории Российской Федерации, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Доводы правообладателя об обратном носят предположительный характер, основаны на субъективном восприятии, обусловленном заинтересованностью в исходе спора и не опровергают выводы суда, сделанные при оценке представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время, согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (07.10.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 07.10.2013 по 06.10.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком в материалы дела вместе с отзывом представлены документы, которые, по его мнению, подтверждают использование товарного знака в отношении заявленных товаров, а именно: договоры N 86/05 от 14.05.2012, N 260/06 от 26.02.2006, N 31 от 03.04.2013, ГДП 001/0101113, 196/010113, 052/010113, 111/010113, 090/100113, 094/010113, 019/0101113, 088/010113, 067/010113, 017/010113 от 01.01.2013, ГДП от 185/110113 от 11.01.2013, ГПД 162/010113, 112/010113 от 01.03.2013, от 15.08.2013, от 25.12.2015, от 01.01.2014, товарные накладные по указанным договорам, образцы продукции с размещенным на них спорным товарным знаком.

В то же время, из указанных доказательств не следует, что товары: "бумага пергаментная, бумага упаковочная, конверты для упаковки бумажные или пластмассовые, листы целлофановые для упаковки, мешки для упаковки бумажные или пластмассовые, салфетки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)" производились и вводились в гражданский оборот непосредственно правообладателем или под его контролем.

Сам по себе заказ упаковочной бумаги, размещение на ней товарного знака, и ее использование для упаковки других товаров (краски, пластилин и т.п.) не означает использование товарного знака для этой бумаги, так как ответчиком вводилась в оборот не упаковочная бумага как самостоятельный товар, а иные товары - пластилин, краска, мелки.

Таким образом, использование товарного знака на упаковке конкретного товара свидетельствует об использовании этого знака для маркировки именно этого товара, а не его упаковки или сырья, из которого изготовлены упаковка и сам товар. При этом упаковка, на которой размещен товарный знак, является неотъемлемой частью товара Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 N 16698/12. Ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака для испрашиваемых товаров 16-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

Согласно пункту 43 Обзора для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона, также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

Судом по интеллектуальным правам в ходе исследования представленных ответчиком доказательств не установлено, что спорный товарный знак использовался в качестве средства индивидуализации именно в отношении товаров 16-го класса МКТУ, по которым заявлены требования.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования общества "Группа компаний "Акцент" подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче иска, подлежат возмещению за счет общества "ГАММА".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Акцент" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289612 в отношении товаров 12-го класса МКТУ: "бумага пергаментная, бумага упаковочная, конверты для упаковки бумажные или пластмассовые, листы целлофановые для упаковки, мешки для упаковки бумажные или пластмассовые, салфетки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)".

Взыскать с открытого акционерного общества "ГАММА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Акцент" 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.